以商业成功佐证专利创造性（专利许可成功案例）

什么是创造性，专利申请对创造性有什么要求

创造性的判断标准参照下文。创造性的判断本身就是一种主观性较强的判断，当然有模棱两可的情况了。在国内外的专利法中，关于创造性的判断标准均是定性的描述，没有一个完全客观的定量标准，各国现行的专利判断 *** 都是只能尽量将判断标准客观化。因此在专利的审查过程中，创造性的把握很大程度上依赖于审查员的主观判断。但是，审查员的主观判断又是在对技术方案和专利法的理解基础上，进而采取某种判断 *** 得出的，因此从某种程度上来说，创造性的判断 *** 就是判断标准的体现。如果审查员所采取的判断 *** 不能客观的体现一项发明创造的创造性高度，对专利制度的发展非常不利。为了尽量消除创造性判断中的主观成分，各国在多年的专利实践中均总结出了一套行之有效的判断 *** 。例如美国在其1952年修改的专利法中首次规定了创造性的非显而易见性标准，该法增加了第103条：“一项发明虽然没有像本法第102条所规定的那样被相同地披露或记载过，如果要求专利保护的发明主题与现有技术的区别，使得在该主题所属领域的普通技术人员，从做出该发明的时刻来看，该发明作为一个整体是显而易见的则不能获得专利权。可专利性不因做出发明的方式而被否定。”而在1966年，美国更高法院在Graham v. John Deere CO.案的判决中对第103条的适用做出了司法解释，该判决得到了美国专利商标局的认同，并总结出了“Graham四要素——即：现有技术的范围和内容；现有技术与所审查的权利要求之间的区别；相应领域的普通技术水平；辅助性考虑因素，包括商业上的成功、长期渴望解决的需求、他人的失败等”，并要求审查员按此标准进行创造性的审查。而欧洲专利局的审查指南则规定，为了客观地、可预期地判断是否具有发明步骤，审查员应采用所谓“问题——方案法”，也称作“三步法”：之一步、确定“最接近的现有技术”；第二步、确定要解决的“客观技术问题”；第三步、考虑所申请发明，以最接近的现有技术和客观技术问题为出发点来看，对本领域技术人员来说是否显而易见。我国在从外国引进专利制度的同时，也对西方国家关于创造性的判断 *** 进行了吸收，并结合我国的实际情况进行了适当的修改。目前对于专利创造性的判断 *** 采用的是最早于2001年版《审查指南》中提出的“三步法”。所谓“三步法”，在我国现行的2010版《审查指南》第二部分第四章3.2.1.1小节有详细介绍，即：(1)确定最接近的现有技术、(2)确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题、(3)判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。诚然，该判断 *** 简便易行、条理清晰，是我国的专利工作者在参考了发达国家上百年的专利工作经验的基础上，结合我国的专利工作的实际而总结出的一套比较合理的创造性判断 *** ，该判断 *** 的精神也与世界上主流的判断 *** 大体相同。在我国的专利审查过程中，该 *** 得到了最广泛的运用，取得了巨大的成就。

何为专利法意义上的“商业成功”

在我国专利审查实践中，专利权人以专利技术获得了商业上的成功为由主张专利具备创造性的情况并不鲜见，但到目前为止鲜有依据商业成功而得出专利具备创造性的先例，究其原因在于商业成功的证明标准非常高，需要完善的证据链和严密的论证逻辑作为支持。本文拟就专利法意义上的商业成功的证明思路作初步探讨，并结合一个真实案例进行分析。

【理念阐述】

发明在商业上获得成功是我国《专利审查指南》（2010）中规定的判断发明创造性时需考虑的其他因素之一。《专利审查指南》进一步规定，商业上的成功应当是由于发明的技术特征直接导致的，如果商业上的成功是由于其他原因所导致，例如由于销售技术的改进或者广告宣传造成的，则不能作为判断创造性的依据。我国在判断创造性时有这样的考量因素，美国和欧盟专利审查部门也有类似的规定。

美国1952年制定的专利法在新颖性与实用性之外，在之一百零三条中确立了相对于现有技术是显而易见的发明不应授予专利这一“否定规则”。1966年美国联邦更高法院在Graham案中首次设定了一个判断非显而易见性的具体分析框架：一是认定现有技术的范围和内容；二是确定现有技术与有关权利要求之间的区别；三是限定相关技术领域的一般技术人员的水平；四是在这个背景下考虑有关商业上的成功、长期以来存在但没有解决的需求以及其他人的失败等辅助因素。美国专利审查指南在总结判例的基础上规定，如果想要以商业上的成功为由支持发明是非显而易见的主张，则应当证明商业上的成功与要求保护的发明之间具有联系。进一步来说，证明商业上成功的证据必须与权利要求保护范围相适应；商业上的成功必须源自要求保护的发明；商业上的成功必须是说明书记载的或固有的功能和优点的结果。

欧洲专利局的专利审查指南规定了判断创造性的辅助因素，包括发明克服了技术偏见、发明产生了预料不到的技术效果、发明满足了长期存在需求和发明取得了商业上的成功等。对于商业上的成功，欧洲专利局专利审查指南进一步规定，商业上的成功单独不构成创造性的标志，但是如果审查员确信商业上的成功源自发明的技术特征，而不是其他影响因素（例如销售技术或广告），并且发明满足了长期需求，那么商业上的成功与创造性之间具有相关性。

根据我国《专利审查指南》的规定，构成专利法意义上的商业成功必须满足以下两个必要条件：一是发明的产品在商业上获得成功；二是这种商业上的成功是由于发明的技术特征直接导致的。申请人/专利权人在授权阶段和无效阶段如果想要以商业上的成功来证明发明创造具备创造性，则必须就以上两个条件提出充分的证据。

商业成功是自由市场下购买者对特定产品与市场上其他同类产品进行比较选择的结果，如果特定产品相较其他同类产品明显更受购买者的欢迎，则通常可以认为该特定产品取得了商业上的成功。证明某种产品取得商业成功的直接证据是产品的销售类证据，包括市场份额、销售额、销售范围、销售持续时间等，其中市场份额通常是证明力更强的证据。此外，产品被模仿的情况、媒体报道、权威机构出具的评估报告、统计数据、证明材料等也可以作为商业成功的证据材料。申请人/专利权人提交的证据是否足以证明某种产品在商业上获得成功，则需要审查员在个案中综合全部证据并结合行业状况进行判断。

在商业成功已经被充分论证的基础上，还需要进一步证明商业成功是由发明的技术特征所直接导致，其目的是要排除销售技术、广告宣传等非技术因素对商业成功的影响，确认发明的技术特征与商业成功之间具有直接的因果关系。探究商业成功的原因，需要将该获得商业成功的特定产品与市场上其他同类产品进行比较，确定技术上的异同。在技术相似的情况下，如果特定产品相对于其他同类产品取得了商业上的成功，则可以基本确定该特定产品在商业上取得的成功依赖于技术以外的因素。在技术存在差异的情况下，比较特定产品与其他同类产品在技术上的相同点和不同点，相同点通常不足以使特定产品在商业上获得成功。对于技术上的不同点，则需要进一步分析该不同点是否使特定产品取得商业成功的必要条件，以及该不同点是否足以使特定产品取得商业上的成功。如果以上两个问题的答案都是肯定的，那么基本可以确定该特定产品确实是因其技术上的特点而取得了商业上的成功。为了证明商业成功是由发明的技术特征所直接导致，还需要进一步在该获得商业成功的特定产品与要求保护的发明之间建立联系，这就要求使该特定产品获得商业成功的技术要素应当以技术特征的方式体现在要求保护的权利要求中。如果以上条件全部满足，那么通常可以得出商业成功是由发明的技术特征所直接导致的结论。

关于专利的创造性

第四章　创造性

1.引　言根据专利法第二十二条之一款的规定，授予专利权的发明和实用新型应当具备新颖性、创造性和实用性。因此，申请专利的发明和实用新型具备创造性是授予其专利权的必要条件之一。本章仅对发明的创造性审查作了规定。

2.发明创造性的概念发明的创造性，是指与现有技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。

2.1现有技术

专利法第二十二条第三款所述的现有技术，是指专利法第二十二条第五款和本部分第三章第2.1节所定义的现有技术。

专利法第二十二条第二款中所述的，在申请日以前由任何单位或个人向专利局提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中的内容，不属于现有技术，因此，在评价发明创造性时不予考虑。

2.2突出的实质性特点

发明有突出的实质性特点，是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。如果发明是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的，则该发明是显而易见的，也就不具备突出的实质性特点。

2.3显著的进步

发明有显著的进步，是指发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果。例如，发明克服了现有技术中存在的缺点和不足，或者为解决某一技术问题提供了一种不同构思的技术方案，或者代表某种新的技术发展趋势。

2.4所属技术领域的技术人员

发明是否具备创造性，应当基于所属技术领域的技术人员的知识和能力进行评价。所属技术领域的技术人员，也可称为本领域的技术人员，是指一种假设的“人”，假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力，但他不具有创造能力。如果所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员在其他技术领域寻找技术手段，他也应具有从该其他技术领域中获知该申请日或优先权日之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力。

设定这一概念的目的，在于统一审查标准，尽量避免审查员主观因素的影响。

3.发明创造性的审查

一件发明专利申请是否具备创造性，只有在该发明具备新颖性的条件下才予以考虑。

3.1审查原则

根据专利法第二十二条第三款的规定，审查发明是否具备创造性，应当审查发明是否具有突出的实质性特点，同时还应当审查发明是否具有显著的进步。

在评价发明是否具备创造性时，审查员不仅要考虑发明的技术方案本身，而且还要考虑发明所属技术领域、所解决的技术问题和所产生的技术效果，将发明作为一个整体看待。

与新颖性“单独对比” 的审查原则(参见本部分第三章第3.1节) 不同，审查创造性时，将一份或者多份现有技术中的不同的技术内容组合在一起对要求保护的发明进行评价。

如果一项独立权利要求具备创造性，则不再审查该独立权利要求的从属权利要求的创造性。

3.2审查基准

评价发明有无创造性，应当以专利法第二十二条第三款为基准。为有助于正确掌握该基准，下面分别给出突出的实质性特点的一般性判断 *** 和显著的进步的判断标准。

3.2.1突出的实质性特点的判断

判断发明是否具有突出的实质性特点，就是要判断对本领域的技术人员来说，要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见。

如果要求保护的发明相对于现有技术是显而易见的，则不具有突出的实质性特点；反之，如果对比的结果表明要求保护的发明相对于现有技术是非显而易见的，则具有突出的实质性特点。

3.2.1.1判断 ***

判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见，通常可按照以下三个步骤进行。

(1)确定最接近的现有技术

最接近的现有技术，是指现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案，它是判断发明是否具有突出的实质性特点的基础。最接近的现有技术，例如可以是，与要求保护的发明技术领域相同，所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近和／或公开了发明的技术特征最多的现有技术，或者虽然与要求保护的发明技术领域不同，但能够实现发明的功能，并且公开发明的技术特征最多的现有技术。

应当注意的是，在确定最接近的现有技术时，应首先考虑技术领域相同或相近的现有技术。

(2)确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题

在审查中应当客观分析并确定发明实际解决的技术问题。为此，首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征，然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。从这个意义上说，发明实际解决的技术问题，是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务。

审查过程中，由于审查员所认定的最接近的现有技术可能不同于申请人在说明书中所描述的现有技术，因此，基于最接近的现有技术重新确定的该发明实际解决的技术问题，可能不同于说明书中所描述的技术问题；在这种情况下，应当根据审查员所认定的最接近的现有技术重新确定发明实际解决的技术问题。

重新确定的技术问题可能要依据每项发明的具体情况而定。作为一个原则，发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础，只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可。

(3)判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见

在该步骤中，要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题(即发明实际解决的技术问题) 的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。如果现有技术存在这种技术启示，则发明是显而易见的，不具有突出的实质性特点。

下述情况，通常认为现有技术中存在上述技术启示：

(i)所述区别特征为公知常识，例如，本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段，或教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段

(1)如果新的用途仅仅是使用了已知材料的已知的性质，则该用途发明不具备创造性果、功能及用途的变化是可预料到的，则发明不具备创造性